「外国侵害相談QA集 知財リスク回避策(海外進出編)」をご存知ですか?

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

外国侵害相談QA集 知財リスク回避策(海外進出編)の表紙

引用:外国侵害相談QA集 知財リスク回避策(海外進出編)

外国侵害相談QA集 知財リスク回避策(海外進出編)」をご存知ですか?

この資料は、特許庁の外国産業財産権侵害対策等支援事業の一環として、一般社団法人発明推進協会によって作成されました。
(ただし、この事業は平成30年3月末で終了したため、平成29年度版が最新のものになります。)

「外国侵害相談QA集 知財リスク回避策(海外進出編)」はこちら

この資料は、中国、ベトナム、インドネシアおよびタイの4ヵ国への進出に伴う知財リスクとして、どのようなものがあるかを示した上で、それらの知財リスクに対する回避策を提示したものとなっています。

 

具体的には、各国ごとに、進出形態を、輸出、製造委託、ライセンスの3形態に分け、各形態における特許権(実用新案権)、意匠権、商標権および営業秘密の各分野それぞれについて、次のようなリスクに対する回答が記載されています。

  1. 中国
    1. 特許権(実用新案権)
      1. 他社の権利(特許権・登録実用新案)を輸出国で侵害するリスク
        (日本国内で製造した製品を中国へ輸出して、中国内で販売)
      2. 他社によって自社製品が模倣されるリスク
        (日本で製造した自社製品を中国へ輸出して、中国内で販売)
      3. 中国企業に製造委託し、日本又は他の販売国へ製品を輸出する際のリスク
      4. 製品の部品を中国で購入する又は日本から中国に輸入するとともに、自社で製品を現地生産して、その製品を中国で販売又は他の販売国に輸出する際のリスク
      5. 日本企業が中国企業に特許ライセンスする際のリスク
    2. 意匠権
      1. 他社の意匠権を侵害するリスク
        (中国・輸出/或いは自社が現地製造して一部または全部を現地で販売)
      2. 他社による自社意匠の模倣のリスク
        (中国・輸出/或いは自社が現地製造して一部または全部を現地で販売)
      3. 他社の意匠権を侵害するリスク
        (中国・現地で自社製造して全て日本へ輸出)
      4. 他社の意匠権を侵害するリスク
        (中国・現地会社へ製造委託して自社子会社が一部または全部を現地で販売)
      5. 他社による自社意匠の模倣リスク
        (中国・現地会社へ製造委託して自社子会社が一部または全部を現地で販売)
      6. 現地販売品が日本に輸入されてしまうリスク
        (中国・現地会社へ製造委託して自社子会社が一部または全部を現地で販売)
      7. 他社の意匠権を侵害するリスク
        (中国・現地会社へ製造委託してすべてを日本に輸出)
      8. 現地会社が製造委託品を現地販売してしまうリスク
        (中国・現地会社へ製造委託してすべてを日本に輸出)
      9. 現地ライセンス品が他社の意匠権を侵害するリスク
      10. 現地ライセンス品の模倣のリスク
      11. 現地ライセンス品が日本に輸入されてしまうリスク
    3. 商標権
      1. 成果物の権利帰属にともなうリスク
      2. 他社の権利(商標権)を侵害するリスク
      3. 他社による自社の権利(商標権あり、なし)の侵害のリスク
      4. 現地での商標権を侵害するリスク
      5. 外国で製造した製品がその国の税関からの輸出時に差し止められるリスク
      6. 外国で自社のブランドが盗用されるリスク、コピー商品が出回るリスク
      7. 外国から輸入した製品が日本の権利を侵害するリスク、日本の税関で差し止められるリスク
      8. ブランドイメージが壊れるリスク
      9. 出所の混同のリスク
      10. 冒認の商標登録をされるリスク
      11. 侵害品に対する対応をどうするかというリスク
      12. 当該国における商標ライセンス登録に関するリスク
      13. ®表記に関するリスク(登録されていない商標に®を付けた場合のリスク
    4. 営業秘密
      1. 自社の現地社員が営業秘密を流出させるリスク
      2. 製造委託契約の下で現地会社へ供出した技術的なノウハウ・データが現地会社に利用され、または漏えいするリスク
      3. ライセンス契約の下で現地会社へ提供した営業上のノウハウ・データが現地会社から漏えいするリスク
      4. 共同開発契約の下で相手会社へ提供したノウハウ・データが開発製品や事業以外に相手会社に利用されるリスク
      5. 共同開発契約の下で相手会社から提供を受けたノウハウ・データを利用したとして相手会社から訴えられるリスク
  2. ベトナム
    1. 特許権(実用新案権)
      1. 他社の特許権(実用新案権)を侵害するリスク
      2. 他社によって自社製品が模倣されるリスク
        (日本で製造した自社製品をベトナムへ輸出して、ベトナム内で販売)
      3. ベトナム企業に製造委託し、日本又は他の販売国へ製品を輸出する際のリスク
      4. 製品の部品をベトナムで購入する又は日本からベトナムに輸入するとともに、自社で製品を現地生産して、その製品をベトナムで販売又は販売国に輸出する際のリスク
      5. 日本企業がベトナム企業に特許ライセンスする際のリスク
      6. 他社の意匠権を侵害するリスク
      7. 他社による自社意匠の模倣のリスク
        (ベトナム・輸出/或いは自社が現地製造して一部または全部を現地で販売)
    2. 意匠権
      1. 他社の意匠権を侵害するリスク
        (ベトナム・現地で自社製造して全て日本へ輸出)
      2. 他社の意匠権を侵害するリスク
        (ベトナム・現地会社へ製造委託して自社子会社が一部または全部を現地で販売)
      3. 他社による自社意匠の模倣リスク
        (ベトナム・現地会社へ製造委託して自社子会社が一部または全部を現地で販売)
      4. 現地版売品が日本に輸入されてしまうリスク
        (ベトナム・現地会社へ製造委託して自社子会社が一部または全部を現地で販売)
      5. 他社の意匠権を侵害するリスク
        (ベトナム・現地会社へ製造委託してすべてを日本に輸出)
      6. 現地会社が製造委託品を現地販売してしまうリスク
      7. 現地ライセンス品が他社の意匠権を侵害するリスク
      8. 現地会社が製造委託品を現地で販売してしまうリスク
      9. 現地ライセンス品の品質が劣るリスク
      10. 成果物の権利帰属にともなうリスク
    3. 商標権
      1. 他社の権利(商標権)を侵害するリスク
      2. 他社による自社の権利(商標権あり、なし)の侵害のリスク
      3. 現地での商標権を侵害するリスク
      4. 外国で製造した製品がその国の税関からの輸出時に差し止められるリスク
      5. 外国で自社のブランドが盗用されるリスク、コピー商品が出回るリスク
      6. 外国から輸入した製品が日本の権利を侵害するリスク、日本の税関で差し止められるリスク
      7.  ブランドイメージが壊れるリスク
      8. 出所の混同のリスク
      9. 冒認の商標登録をされるリスク
      10. 侵害品に対する対応をどうするかというリスク
      11. ベトナムにおける商標ライセンス登録に関するリスク
      12. ®表記に関するリスク(登録されていない商標に®を付けた場合のリスク)
    4. 営業秘密
      1. 自社の現地社員が営業秘密を流出するリスク
      2. 製造委託契約の下で現地会社へ供出した技術的なノウハウ・データが現地会社に利用され、または漏えいするリスク
      3.  ライセンス契約の下で現地会社へ提供した営業上のノウハウ・データが現地会社から漏えいするリスク
      4. 共同開発契約の下で相手会社へ提供したノウハウ・データが開発製品や事業以外に相手会社に利用されるリスク
      5. 共同開発契約の下で相手会社から提供を受けたノウハウ・データを利用したとして相手会社から訴えられるリスク
  3. インドネシア
    1. 特許権(実用新案権)
      1. 他社の特許権(実用新案権)を侵害するリスク
      2. 他社によって自社製品が模倣されるリスク
        (日本で製造した自社製品をインドネシアへ輸出して、インドネシア内で販売)
      3. インドネシア企業に製造委託し、日本又は他の販売国へ製品を輸出する際のリスク
      4. 製品の部品を製造国で購入する又は日本から製造国に輸入するとともに、自社で製品を現地生産して、その製品を製造国で販売又は他の販売国に輸出する際のリスク
      5. 日本企業がインドネシア企業に特許ライセンスする際のリスク
    2. 意匠権
      1. 他社の意匠権を侵害するリスク
        (インドネシア・輸出/或いは自社が現地製造・一部または全部を現地で販売)
      2. 他社による自社意匠の模倣のリスク
        (インドネシア・輸出/或いは自社が現地製造・一部または全部を現地で販売)
      3. 他社の意匠権を侵害するリスク
        (インドネシア・現地で自社製造して全て日本へ輸出)
      4. 他社の意匠権を侵害するリスク
        (インドネシア・現地会社へ製造委託して自社子会社が一部または全部を現地で販売)
      5. 他社による自社意匠の模倣リスク
        (インドネシア・現地会社へ製造委託して自社子会社が一部または全部を現地で販売)
      6. 現地版売品が日本に輸入されてしまうリスク
        (インドネシア・現地会社へ製造委託して自社子会社が一部または全部を現地で販売)
      7. 他社の意匠権を侵害するリスク
        (インドネシア・現地会社へ製造委託してすべてを日本に輸出)
      8. (価格を安く設定した)現地販売品が日本に輸入されてしまうリスク
        (インドネシア・現地会社へ製造委託してすべてを日本に輸出)
      9. 現地ライセンス品が他社の意匠権を侵害するリスク
      10. 現地ライセンス品の模倣のリスク
      11. 現地ライセンス品が日本へ輸入されてしまうリスク
      12. 成果物の権利帰属にともなうリスク
    3. 商標権
      1. 他社の権利(商標権)を侵害するリスク
      2. 他社による自社の権利(商標権あり、なし)の侵害のリスク
      3. 現地での商標権を侵害するリスク
      4. 外国で製造した製品がその国の税関からの輸出時に差し止められるリスク
      5. 外国で自社のブランドが盗用されるリスク、コピー商品が出回るリスク
      6. 外国から輸入した製品が日本の権利を侵害するリスク、日本の税関で差し止められるリスク
      7. ブランドイメージが壊れるリスク
      8. 出所の混同のリスク
      9. 冒認の商標登録をされるリスク
      10. 侵害品に対する対応をどうするかというリスク
      11. 当該国における商標ライセンス登録に関するリスク
      12. ®表記に関するリスク(登録されていない商標に®を付けた場合のリスク
    4. 営業秘密
      1. 自社の現地社員が営業秘密を流出させるリスク
      2. 製造委託契約の下で現地会社へ供出した技術的なノウハウ・データが現地会社に利用され、または漏えいするリスク
      3. ライセンス契約の下で現地会社へ提供した営業上のノウハウ・データが現地会社から漏えいするリスク
      4. 共同開発開発契約の下で相手会社へ提供したノウハウ・データが開発製品や事業以外に相手会社に利用されるリスク
      5. 共同開発契約の下で相手会社から提供を受けたノウハウ・データを利用したとして相手会社から訴えられるリスク
  4. タイ
    1. 特許権(実用新案権)
      1. 他社の特許権(実用新案権)を侵害するリスク
      2. 他社によって自社製品が模倣されるリスク
        (日本で製造した自社製品をタイへ輸出して、タイ内で販売)
      3. タイ企業に製造委託し、日本又は他の販売国へ製品を輸出する際のリスク
      4. 製品の部品をタイで購入する又は日本からタイに輸入するとともに、自社で製品を現地生産して、その製品をタイで販売又は販売国に輸出する際のリスク
      5. 日本企業がタイ企業に特許ライセンスする際のリスク
    2. 意匠権
      1. 他社の意匠権を侵害するリスク
        (タイ・輸出/或いは自社が現地製造して一部または全部を現地で販売)
      2. 他社による自社意匠の模倣のリスク
        (タイ・輸出/或いは自社が現地製造して一部または全部を現地で販売)
      3. 他社の意匠権を侵害するリスク
        (タイ・現地で自社製造して全て日本へ輸出)
      4. 他社の意匠権を侵害するリスク
        (タイ・現地会社へ製造委託して自社子会社が一部または全部を現地で販売)
      5. 他社の意匠権を侵害するリスク
        (タイ・現地会社へ製造委託して自社子会社が一部または全部を現地で販売)
      6. 他社による自社意匠の模倣リスク(意匠権あり)リスク
        (タイ・現地会社へ製造委託して自社子会社が一部または全部を現地で販売)
      7. 他社による自社意匠の模倣リスク(意匠権なし)
        (タイ・現地会社へ製造委託してすべてを日本に輸出)
      8. (価格を安く設定した)現地販売品が日本に輸入されてしまうリスク
        (タイ・現地会社へ製造委託してすべてを日本に輸出)
      9. 現地ライセンス品の品質が劣るリスク
      10. 現地ライセンス品が日本に輸入されてしまうリスク
      11. 現地ライセンス品が他社の意匠権を侵害するリスク
      12. 成果物の権利帰属にともなうリスク
    3. 商標権
      1. 他社の権利(商標権)を侵害するリスク
      2. 他社による自社の権利(商標権あり、なし)の侵害のリスク
      3. 現地での商標権を侵害するリスク
      4. 外国で製造した製品がその国の税関からの輸出時に差し止められるリスク
      5. 外国で自社のブランドが盗用されるリスク、コピー商品が出回るリスク
      6. 外国から輸入した製品が日本の権利を侵害するリスク、日本の税関で差し止められるリスク
      7. ブランドイメージが壊れるリスク
      8. 出所の混同のリスク
      9. 冒認の商標登録をされるリスク
      10. 侵害品に対する対応をどうするかというリスク
      11. 当該国における商標ライセンス登録に関するリスク
      12. ®表記に関するリスク(登録されていない商標に®を付けた場合のリスク
    4. 営業秘密
      1. 自社の現地社員が営業秘密を流出させるリスク
      2. 製造委託契約の下で現地会社へ供出した技術的なノウハウ・データが現地会社に利用され、または漏えいするリスク
      3. ライセンス契約の下で現地会社へ提供した営業上のノウハウ・データが現地会社から漏えいするリスク
      4. 共同開発契約の下で相手会社へ提供したノウハウ・データが開発製品や事業以外に相手会社に利用されるリスク
      5. 共同開発契約の下で相手会社から提供を受けたノウハウ・データを利用したとして相手会社から訴えられるリスク

この事業が終了して既に2年近くが経過し、一部状況が変わっているところもありますが、具体的な対応策が解説されており、今でも有用なものです。
(例えば、中国の技術輸出入管理条例に関しては、2019年に、この資料で説明されているものから大幅に変更されました。その変更点についてはこちら

中国、ベトナム、インドネシアおよびタイへの進出を考えている企業の方は、是非目を通してみてください。

きっと役立つ情報が掲載されていると思います。

弊所では、海外進出をする際に必要となる特許権(実用新案権)・意匠権・商標権の取得だけではなく、知財戦略の構築のご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。

今日は以上です。